L'entreprise peut être présente sur les marchés étrangers par le biais de licenciés.

• Définition
• Fonctionnement
• Avantages
• Inconvénients

Définition

Le contrat de licence est un accord par lequel une entreprise d’un pays (donneur de licence ou concédant) concède à une entreprise située dans un autre pays (licencié) le droit d'utiliser ou d’exploiter, pendant une durée limitée et sous certaines conditions, l’un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle dont elle est titulaire sur un territoire défini.

La concession porte généralement sur un processus de fabrication ou une invention spécifiques au donneur de licence et qui doivent être protégés dans le pays étranger visé. Dans ce cas on parle de licence de brevet. Ce processus de fabrication peut également porter sur une marque, auquel cas il y a cession de licence de marque. De plus, la vente du droit d’utiliser un processus de fabrication doit parfois s’accompagner d’une formation du personnel et d’un transfert de l'expérience opérationnelle liée à la technologie cédée. Il faut alors prévoir un contrat annexe de cession de licence de savoir-faire (technique ou commercial).

La licence est un type de transfert de technologie. Si vous désirez obtenir davantage d’informations sur les transferts de technologie, consultez la fiche technique jointe.

Dans le cadre d'une concession de licence de brevet, le propriétaire du brevet et de la marque demeure le seul propriétaire, pendant toute la durée du contrat et après celle-ci. Le cocontractant en a seulement l'usage jusqu'à la fin du contrat (il doit d'ailleurs retourner tous les documents qu'il a obtenu du donneur de licence). Il ne faut donc pas confondre ce contrat avec une cession de brevet par laquelle le titulaire du brevet cède définitivement tous ses droits à l'acquéreur.

La franchise commerciale s'apparente à la cession de licence de marque dans la mesure où il y a utilisation par le franchisé de la marque du franchiseur. Cependant, il s'agit d'une licence incomplète. En effet, un donneur de licence permet généralement au licencié de fabriquer un produit complet alors qu'un franchiseur fournit généralement une part importante du produit fini au franchisé.

Il existe également des licences réciproques. Celles-ci consistent pour chaque entreprise contractante à accorder une licence pour ses produits à l'autre société partenaire. Cette formule de partenariat permet à différentes entreprises de mettre en commun leur expertise et leurs technologies d'une façon très simple.

Généralement, ce sont les entreprises qui ont une politique de R&D très poussée et des technologies à courte durée de vie qui trouveront le plus d'intérêt à concéder des licences !



Fonctionnement

La concession de licence est un contrat temporaire et limité dans le temps (avec renouvellement possible). Le lien entre les parties cesse donc en fin de contrat ! Cependant, étant d'une durée généralement longue (au moins 5 ans), ce contrat nécessite d'instaurer un véritable esprit de partenariat.

Le plus souvent, le donneur de licence accorde une exclusivité territoriale au licencié c'est-à-dire qu'il s'engage à ne pas concéder la même licence à une autre entreprise et à ne pas le concurrencer lui-même sur le territoire défini. Il est cependant possible que l'entreprise exportatrice ait plusieurs licenciés sur le même territoire pour des produits différents ! L'exclusivité est généralement réciproque. En effet, le licencié s'engage à ne pas exploiter et distribuer des produits ou des marques concurrentes.

Vérifiez que la législation locale du marché étranger ne considère pas cette exclusivité réciproque comme une atteinte au principe de libre concurrence !

Lorsqu'elle cède une licence de brevet, de marque et de savoir-faire, l'entreprise exportatrice doit respecter un certain nombre d'obligations, parmi lesquelles :

• mettre à disposition du licencié toute la documentation lui permettant de fabriquer le produit qui fait l'objet du brevet ;
• fournir une assistance technique et former le personnel du licencié à la fabrication de la technologie cédée ;
• fournir une assistance commerciale et à la vente au licencié (par exemple : aide à la mise en place du service après-vente) ;
• communiquer au licencié les améliorations apportées au produit.

• exploiter la licence en garantissant un certain niveau de qualité, conforme à celui fixé par le donneur de licence ainsi qu'un volume de production et de ventes minima ;
• organiser la commercialisation du produit sous marque dans le territoire qui lui est donné ;
• informer le donneur de licence de ses résultats ;
• assister le donneur de licence dans la lutte contre la contrefaçon ;
• apposer sur les produits une inscription du propriétaire de la licence, portant mention du brevet ou de la marque ;
• respecter la confidentialité des informations qui lui sont transmises ;
• ne pas concurrencer le donneur de licence.

La production et la commercialisation du produit étant assurées par le licencié, il est préférable que le donneur de licence prévoie des clauses contractuelles lui donnant la possibilité de contrôler l'action du licencié. En effet, un niveau de qualité pour le produit ou de service insuffisants pourraient porter atteinte à l'image de marque du donneur de licence.

L'entreprise exportatrice se rémunère essentiellement de la façon suivante :

• le paiement initial destiné à couvrir les coûts de transfert initial de la technologie au licencié (assistance et services divers, ...) ;
• une prime annuelle fixe à titre de garantie minimale ;
• une commission annuelle proportionnelle au volume de production ou aux ventes réalisées par le licencié, à titre de rémunération principale.

Le contrat de licence est assez complexe à établir. Portez-y une attention particulière car plus il est clair et complet quant aux droits et obligations de chaque partie, plus les risques de conflit seront minimisés !

Alors que les marques et brevets peuvent être protégés légalement, il n'en est pas de même pour le savoir-faire. La seule protection de votre savoir-faire consiste à insérer dans le contrat des clauses de confidentialité et de non concurrence !



Avantages

La cession de licence présente de nombreux avantages pour l'entreprise exportatrice concédante :

• c'est un moyen très rapide, très facile et très peu coûteux de pénétrer et d'accroître la notoriété d'une marque sur un marché étranger. Ce type d'exportation est particulièrement adapté aux PME manquant de temps, de ressources humaines et financières. Le donneur de licence utilise en effet l'infrastructure et l'expertise (connaissance du marché, des consommateurs, en matière de gestion, ...) du licencié qui se charge de produire et de commercialiser le produit sur le territoire concédé. Le capital à investir est très faible par rapport aux autres modes d'implantation directe qui permettent une production locale. Les coûts supportés par l'entreprise sont liés à la protection de ses droits de propriété industrielle, à la recherche de partenaires potentiels, à la formation du licencié, à une étude de faisabilité et de rentabilité, ... ;

• elle permet une production locale dans les marchés dont les gouvernements ne sont pas favorables aux investissements directs réalisés par des étrangers. De tels pays favorisent les licences aux investissements directs car elles permettent d'intégrer la technologie dans leur marché et ce, à faible coût ;

• la production locale permet de "nationaliser" le produit et donc de faciliter les contacts avec le gouvernement et les syndicats locaux mais aussi de fidéliser et de rassurer les consommateurs ;

• elle permet de tester un marché en vérifiant son potentiel et l'intérêt que le produit suscite auprès des consommateurs locaux, sans supporter de risque financier et sans investir trop de temps ;

• le risque commercial est nul puisque le licencié assume l'intégralité de la commercialisation ;

• elle permet de rentabiliser les investissements réalisé en recherche et développement qui ont abouti à la mise au point d'une technologie.

Inconvénients

L'implantation sur un marché étranger via une licence présente quelques inconvénients majeurs :

• risque de perte du marché car le licencié est un concurrent potentiel. En effet, le contrat de licence implique le transfert d'une expertise qui peut s'avérer suffisante pour que le licencié devienne autonome au terme du contrat ;

• risque que le licencié exploite de façon incomplète le marché et donc n'obtienne pas les résultats commerciaux attendus. Or, dans le cas d'une exclusivité, le donneur de licence n'a aucune possibilité d'action sur ce territoire. Toutefois, le maintien d'une licence peut être lié à la réalisation d'objectifs minima ;

• difficulté potentielle de coordonner un licencié au niveau mondial et de ce fait, manque de flexibilité ;

• difficulté de contrôler le licencié au niveau de la production (niveau de qualité) et de sa politique commerciale (niveau de service offert, par exemple), même si le contrat prévoit un tel contrôle. Si le contrôle et le niveau de qualité des produits sont insuffisants, il y a un risque que l'image de marque soit ternie. Les meilleures façons de garantir le contrôle sont d'une part, de maintenir l'assistance technique et commerciale et d'autre part, d'innover et de développer le produit de façon continue. Ce faisant, le licencié ne peut que rester motivé par le produit puisqu'il obtient une contrepartie à la hauteur des commissions qu'il doit payer au donneur de licence ;

• mauvaise connaissance du marché, à moins que des clauses du contrat ne la favorisent ;

• rentabilité limitée. Bien qu'aucun capital de départ ne soit nécessaire, les commissions payées par le licencié peuvent paraître dérisoires (3% à 5% du chiffre d'affaires réalisé) à certains donneurs de licence par rapport au temps qu'ils doivent investir dans la formation et dans l'accompagnement technique ;

• risque de contrefaçon (imitation de la marque et du brevet) si la veille réalisée par le licencié est insuffisante.